[특별기획] 화제의 판례 집중 분석

1. 서론

최근 대법원은 <대법원 2014.3.20. 선고 2012후4162>를 통해 권리범위확인심판에서는 특허발명의 무효여부를 판단할 수 없다고 판결하였다. 그러나, 이는 다수의견이고 민일영, 신영철 대법관은 다수의견에 반대하는 소수의견을 제시하였다. 이에 대해 특허&판례 6월호에서는 2012후4162 판결에서 나타난 다수의견과 소수의견은 무엇이고 이들의 논거는 무엇인지 구체적으로 살펴본다.

2. 다수의견

권리범위확인심판에서는 특허발명의 진보성이 부정된다는 이유로 그 권리범위를 부정하여서는 아니된다.

3. 다수의견의 논거

① 특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로 특허무효심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 다른 절차에서 그 특허가 무효임을 전제로 판단할 수 없다.

② 특허법이 규정하고 있는 권리범위확인심판은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 객관적인 범위에 속하는지 여부를 확인하는 절차이므로 그 절차에서 특허발명의 진보성 여부까지 판단하는 것은 특허법에서 권리범위확인심판 제도를 두고 있는 목적을 벗어나고 그 제도의 본질에 맞지 않다.

③ 특허발명의 진보성 여부가 문제되는 경우 특허무효심판에서 이에 관하여 심리하여 진보성이 부정되면 그 특허를 무효로 하도록 하고 있음에도 진보성 여부를 권리범위확인심판에서까지 판단할 수 있게 하는 것은 특허무효심판의 기능에 속하는 것을 권리범위확인심판에 부여함으로써 특허무효심판의 기능을 상당 부분 약화시킬 우려가 있다.

④ 대법원은 특허의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 것인 경우까지 특허청구범위에 기재되어 있다는 이유만으로 권리범위를 인정하여 독점적, 배타적 실시권을 부여할 수는 없어 특허무효의 심결유무에 관계없이 그 권리범위를 부정하고 있는데, 이러한 법리를 진보성이 부정되는 경우까지 확장할 수는 없다.

⑤ 특허에 무효사유가 있더라도 특허무효심판 절차에서 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 대세적으로 무효로 되는 것은 아니므로(대법원 2012/1/19. 선고 2010다95390 판결 참조) 단순히 무효사유가 존재할 뿐 아직 무효로 되지 아니한 특허를 무효심결이 확정되어 무효로 된 특허와 동일하게 취급하여 곧바로 그 권리범위를 부정할 수는 없고, 위 2010다95390 판결도 특허권침해소송에서 무효사유가 있는 특허권의 행사가 권리남용에 해당하는지 판단하기 위한 전제로서, 그 특허에 무효사유가 있는지를 판단할 수 있다는 취지이지 특허에 무효사유가 있다고 하여 바로 그 특허가 무효인 것으로 취급하여 한다거나 권리범위 자체를 부정하여야 한다는 취지는 아니다.

⑥ 특허권의 권리범위확인심판은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 객관적인 범위에 속하는지 여부를 확인하는 제한적 목적을 가진 절차일 뿐, 침해금지청구권이나 손해배상청구권의 존부와 같은 권리관계까지 확인하거나 확정하는 절차가 아니고, 권리범위확인심판에서의 판단이 특허권 침해소송이나 특허무효심판에 기속력을 미치는 것도 아니다.

⑦ 특허법은 특허무효심판 제도와 별개로 권리범위확인심판 제도를 두고 있는데, 권리범위확인심판 및 그에 대한 불복소송에서 특허무효 여부를 권리범위확인의 전제로서 항상 먼저 심리해야 한다면 이는 특허무효심판절차를 권리범위확인심판의 적법요건을 심사하는 전심절차로 취급하는 것과 같이 되어 이들을 별개의 독립된 절차로 규정하고 있는 특허법 체계의 근간을 해치는 것이다.

⑧ 특허권침해소송에서 권리남용의 항변을 받아들여 특허권 침해를 부정하는 것은 분쟁 당사자 사이의 권리관계를 판단하는 것이고, 그 판결의 효력도 소송 당사자 사이에서만 미치는 반면에 권리범위확인심판은 어디까지나 특허권의 효력이 미치는 객관적 범위를 대세적으로 확인하는 제한적인 의미를 가질 뿐 특허권침해를 둘러싼 분쟁 당사자 사이의 권리관계를 최종적으로 확인해 주는 것이 아니고 그 심결이 확정되면 심판의 당사자 뿐만 아니라 제3자에게도 일사부재리의 효력이 미치는 대세적 효력을 가지므로 특허권침해소송에서 권리남용의 항변으로서 진보성이 없다는 주장을 인정하더라도 이는 특허의 대세적 효력을 특허무효심판에서만 부정할 수 있도록 한 특허법의 기본구조와 상충되지 않지만, 심결에 대세적 효력이 있는 권리범위확인심판에서 진보성 결여를 이유로 무효사유 주장을 인정하게 되면 특허법의 기본구조와 상충된다.

⑨ 심판청구의 이익이 있는지는 직권조사사항이므로 특허가 진보성이 없어 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에 그에 관한 권리범위확인심판 청구의 이익이 없다고 본다면 모든 권리범위확인심판 및 이에 대한 불복절차에서 특허심판원이나 특허법원은 당사자의 주장과 관계없이 항상 직권으로 특허가 진보성이 없어 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것이 명백한지 여부를 심리하여야 하는데, 이는 특허심판원이나 특허법원에 과도한 심리부담을 주어 부적절하다.

4. 소수의견

특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 적어도 그 특허가 진보성이 없어 무효로 될 것임이 명백한 경우라면 그러한 특허권에 근거하여 권리범위확인심판을 청구할 이익이 없다고 할 것이어서 그 청구를 각하하여야 한다.

5. 소수의견의 논거

① 특허권의 권리범위확인심판은 특허가 유효함을 전제로 하여 특허발명의 권리범위를 확인하는 심판절차이고, 특허권의 권리범위확인심판 청구는 현존하는 특허권의 범위를 확정하려는데 그 목적이 있는 것인데, 특허발명에 무효사유가 있어 보호를 받을 자격이 없고 그 실체가 인정될 여지도 없어 애당초 그 특허발명의 권리범위를 상정할 수가 없는 특허발명에 대해 특허무효심판 절차를 거쳐 무효로 되지 아니하였다는 사정으로 별다른 제한없이 권리범위확인심판을 허용하게 되면 특허등록이 형식적으로 유지되고 있다는 사정만으로 실체 없는 특허권을 마치 온전한 특허권인 양 그 권리범위를 확인해 주는 것이 되어 부당하다.

② 신규성 결여와 진보성 결여는 모두 발명의 구성과 효과 등을 종합적으로 검토하여 판단할 것이 요구되는 특허의 무효사유라는 점에서 본질적으로 차이가 없으므로 권리범위확인심판에서 권리범위를 판단하기 위한 전제로서 발명의 신규성을 판단하는 것과 진보성을 판단하는 것 사이에 차등을 둘 이유가 없으므로 권리범위확인심판에서 특허의 신규성 여부는 판단할 수 있다고 하면서 진보성 여부는 판단할 수 없다는 것은 논리적으로 모순된다.

③ 대법원은 특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 그 특허발명의 진보성이 없어 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구가 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다는 법리를 선언(대법원 2012.1.19. 선고 2010다95390 판결 참조)한 바 있는데, 이러한 논리를 특허권의 권리범위확인심판에 대하여 적용하면 특허권의 침해여부를 판단하기 위한 선결문제로서의 의미를 갖는 권리범위의 확인을 청구할 이익도 부정된다고 보아야 한다.

④ 특허가 진보성이 없어 무효로 될 것임이 명백하여 특허권 침해가 인정될 여지가 없음에도 이를 도외시한 채 특허발명의 권리범위에 관하여 심판하는 것은 무효임이 명백한 특허권의 행사를 허용하는 것이나 다름없고 특허가 진보성이 없어 무효로 될 것임이 명백한 경우 그 특허권의 행사가 허용되지 아니한다는 법리가 침해금지 또는 손해배상 등의 청구와 권리범위확인심판에서 달리 볼만한 이유도 찾을 수 없다.

⑤ 특허가 진보성이 없어 무효로 될 것임 명백함에도 권리범위확인심판을 허용하는 것은 특허권에 관한 분쟁을 실효적으로 해결하는데 도움이 되지 아니하고 당사자로 하여금 아무런 이익이 되지 않는 심판절차에서 시간과 비용을 낭비하도록 하는 결과를 초래한다.

⑥ 특허무효심판과 권리범위확인심판을 준별하여 권리범위확인심판 절차에서 특허의 무효여부를 판단할 수 없도록 하는 것이야말로 단일한 분쟁을 여러개의 소송사건으로 만들 수 있도록 허용하는 것이므로 그 자체로 시간과 비용의 낭비와 당사자의 불편을 초래하고 특허심판원이나 법원의 부담을 가중시키는 것이 된다.