특허심판원

이 사건 등록상표: 

선사용상표 1, 2: 

[사건 개요] 업무상 거래관계 등에 있는 타인의 선사용상표와 동일·유사한 상표, 동일·유사상품에 대해 청구된 상표등록 무효심판

[심결 요지] 청구 인용
상표법 제34조 제1항 제20호는 '동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상품에 등록 출원한 상표'는 상표등록을 받을 수 없도록 규정하고 있다. 위 규정의 취지는 신의성실 원칙에 위반하여 선사용상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 경우 그 상표등록을 허용하지 않는다는 데에 있다.

청구인은 2015년경 피청구인과 동업으로 P방 프랜차이즈 사업을 추진하던 중 로고가 필요하자 피청구인에게 도안 제작을 부탁하였고, 제작비용으로 피청구인에게 300만원을 지급하였다. 이에 피청구인은 선사용상표1 등을 제작하여 2016. 11. 29. 이메일을 통하여 청구인에게 전달하였다. 다만 당시 청구인과 피청구인은 위 도안에 대한 사용범위 등에 관하여 명확히 약정하지 않았다.

청구인은 PC방 프랜차이즈를 운영하면서 2017년 6월, 타인에게 선사용상표1을 PC방의 간판 등에 사용하도록 허락하였다. 피청구인은 2017. 9. 15. 이 사건 등록상표를 상표등록출원하였고, 2018. 9. 3. 상표권 설정등록을 하였다.

청구인과 피청구인의 관례, 선사용상표들의 개발·제작 경위 등에 비추어 보면 피청구인은 이 사건 등록상표의 출원일 당시에 청구인과 동업을 논의하던 관계에 있었고, 피청구인은 선사용상표들을 제작하여 청구인에게 제공하는 등 피청구인은 청구인이 PC방 프랜차이즈 사업에 선사용상표들의 사용을 준비 중임을 알고 있으면서도 이와 동일·유사한 이 사건 등록상표를 PC방 프랜차이즈 사업과 동일·유사한 지정상품들에 출원하여 등록받았다고 봄이 타당하다.

① 피청구인은 2015년경 청구인과 PC방 프랜차이즈 사업을 추진하던 때를 포함하여 이 사건 심판의 심리종결 시까지 독자적으로 PC방 프랜차이즈 사업을 운영하거나 준비하였던 자료를 제출하지 못하였다.
② 피청구인은 개그맨 매니지먼트 활동 등 사업을 하면서 이 사건 등록상표와 관련된 표장을 사용하였던 것으로 보기 어렵다.
③ 피청구인은 2015년경 청구인과 공동으로 PC방 프랜차이즈 사업을 추진하면서 청구인으로부터 모델계약서 및 공동사업계약서를 받았는데, 위 모델계약서에는 청구인과 관련된 'A프랜차이즈'가 '마켓팅'을 위하여 피청구인과 관련된 'B미디어'를 통하여 모델 계약한다는 내용 등이 기재되어 있다.

자료들을 종합하여 보면, 청구인 측이 PC방 프랜차이즈의 가맹 사업을 운영하는 주체이며, 피청구인 측은 모델과의 계약을 중개 또는 진행하는 역할을 담당하는 것으로 파악되고, 피청구인은 위 계약서 내용에 대하여는 이견이 없지만 계약금 수준에 이견이 있었고 합의에 이르지 못하여서 청구인과 구체적인 동업계약을 체결하지 못한 것으로 보인다.

(결국,) 피청구인은 이 사건 등록상표의 출원 당시 동업 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 청구인이 선사용상표들을 사용하거나 사용 준비 중임을 알면서 이와 동일·유사한 이 사건 등록상표를 선사용상표의 사용하거나 사용 준비 중인 상품과 동일·유사한 상품에 출원하였으므로 이 사건 등록사표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당(하여 무효청구를 인용)한다.