특허심판원

[사건 개요] 모인출원을 이유로 무효심판이 청구되어 발명자와 직무발명의 승계에 관한 입증이 문제된 사건

[심결 요지] 심결 각하
무권리자의 출원을 무효사유로 한 특허무효심판 및 그에 다른 심결취소소송에서 위와 같은 무효사유에 관한 증명책임은 무효라고 주장하는 당사자에게 있다. 청구인이 판매하는 장치 "A"에 기반하고 피청구인 회사에 설치되어 복수의 개소가 개량된 장치를 "모인대상발명"이라 특정하는 점에서 양당사자간 이견이 없다. 청구인은 외국법인으로서 자연인이 아니므로 발명이라는 사실행위를 누가 하였는지, (실제 발명자의) 승계인에 해당하는지 입증하여야만 '특허를 받을 수 있는 권리를 가진자'를 만족하여 이해관계인의 지위를 가진다.

청구인은 모인대상의 발명자는 "J"이고, 청구인은 "J"로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하였으며 승계에 관한 증거를 제출하였다. 또한 갑 제22호증 내지 갑 제29호증(출장에 관련하여 작성된 서류 및 보고서)에 대하여는 작성자가 "J"이고 "J"가 모인대상발명을 발명한 것을 뒷받침하는 증거라고 주장한다. 그러나 위 증거들만으로는 위 서류를 "J"가 작성하였다는 사실만 인정될 뿐, "J"가 발명자임을 인정하기에는 부족하다.
모인대상발명은 종래의 "A"에 기반하여 개량한 것이므로, 먼저 '종래의 "A"를 발명한 연후에 이를 개량하여 모인대상발명에 이르게 한 자'를 '모인대상발명의 발명자'라 칭할 수 있을 것인데, 갑 제22호증 내지 갑 제29호증은 이미 납품된 "A"의 변경에 관한 개시만 있을 뿐이어서, "A"를 발명한 자를 확인할 수 없다. "A"의 개량에 관하여 제출된 증거들을 살피면, 변경 항목이 나열되어 있고, 논의 사항들이 나열되어 있으며, 장치의 변경 사항들이 나열되어 있으나, 납품된 "A"의 변경에 반영되어 모인대상발명에 이르게 되는 사항들을 실제로 '착안, 발전 및 구체화한 발명자'가 누구인지는 확인할 수 없다.
나아가, 피청구인 측이 대만의 청구인에게 방문하여 이뤄진 회의록에 기재된 개량/변경 사항은 피청구인 측이 청구인의 "A"에 대해 문제점을 지적하면서 요구한 것으로 판단되는 것이 합리적이므로, 모인대상발명의 발명자가 "J"라는 청구인의 주장과 부합하지 않는 것이다.

(보충검토) 모인대상발명의 발명자가 청구인의 주장과 같다고 가정하고 승계 여부를 검토
청구인이 자신이 "승계인"이라는 주장을 뒷받침하기 위하여 갑 제31호증을 제출하였는데, 2024. 9. 18.자 서명 및 '양도인(발명자)이 양수인(청구인)에게 2017. 7. 25.에 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하였다'는 기재만을 확인할 수 있고, 청구인은 대만의 경우 "직무발명" 관련한 규정이 없다고 주장한다. 그러나 대만 특허법에 직무발명 규정이 존재함을 확인할 수 있고, 청구인이 정당 승계인이라면 발명자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 2017. 7. 25.에 승계하였는지 입증할 수 있는 보수 지급(내역) 등을 제출할 수 있으리라 여겨짐에도 심결일까지 제출되지 않았다.
청구인은 특허법 제33조제1항에 따른 무효사유에 대해서 이해관계인이라고 할 수 없는 바 무효심판청구는 부적법한 것이다.
(그 외 이 사건 발명과 모인대상발명의 동일성 부정)