특허심판원

[사건 개요] 모인출원과 청구인의 직무발명 여부가 문제된 사건

[심결 요지] 청구 인용

피청구인이 이 사건 특허발명의 정당한 발명자인지 여부 - 소극
① 청구인은 2016-2017년 3차에 걸쳐 타퍼(topper) 도안을 이메일에 첨부한 후 (이 사건 특허발명의 권리자 '갑'의 대표이사인) A에게 발송하여 시제품의 제작을 의뢰한 사실, 시제품의 구조 및 기능, 효과에 대하여 문서로 정리한 후 제3자인 B에게 이메일 전송한 사실이 인정된다. ··· ③ 위 사실관계로부터 A는 이 사건 특허발명의 출원일 이전에 청구인으로부터 모인대상발명을 제공받았다. ④ 또한, A는 청구인으로부터 모인대상발명을 일방적으로 제공받았을 뿐 이 사건 특허발명의 착상에 실질적으로 기여했다고 인정할만한 사정이 없으며, 청구인으로부터 이 사건 특허발명을 승계한 사실도 없는바, A는 이 사건 특허발명의 정당한 권리자라고 할 수 없다.

청구인이 이 사건 특허발명의 정당한 발명자인지 여부 - 적극
① 직무발명은 종업원이 직무를 수행하는 과정에서 개발한 발명이 사용자의 업무 범위에 속해야 하고, 그 발명을 하게 된 행위가 종업원의 현재 또는 과거의 직무에 속하여야 한다는 것을 요건으로 한다. ② 청구인은 갑에서 재직한 사실이 있으나, 연구개발업무를 수행한 사실이 없다. ③ 또한, 직무발명이 성립하려면 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 할 것인데, 갑은 모인대상발명이 직무발명에 해당하지 않는다는 것을 인정하고 있고, 갑이 모인대상발명의 완성에 실질적으로 기여하였다고 볼 만한 사정도 없다. ④ 이 사건 특허발명의 정당한 권리자는 청구인이라고 할 것이다.