- 實用新案制度를 先登錄·後技術評價制度로 全面 改編 -
- 國內 最初로 컴퓨터 通信網에 의한 行政서비스 體制 構築 -
- 國際出願 앞으로는 '國語'로도 提出可能 -

★ 특허권법중개정법률안 · 실용신안법개정법률안

□ 정부는 우리의 산업현실에 맞추어 실용신안제도를 『선등록·후기술평가제도』
로 전면 개편하는 것을 주요 골자로 9월 23일 특허법 및 실용신안법 개정법률을
공포함으로써 知識財産權制度의 大改革을 단행하였음.
- 실용신안 선등록·후기술평가제도는 '국민의 정부'가 중점 추진중인 100大 國
政課題로서 각계각층의 의견을 충분히 수렴하여 우리 실정에 맞는 최적의 제도
로 탄생되었으며,
- 이와 더불어 特許法도 國民의 便宜增進을 최대 목표로 하여『電子出願制度』
의 도입, 한국특허청이 特許協力條約에 의한 『國際調査 및 國際豫備審査機
關』의 역할 수행, '國語'에 의한 국제출원 가능, 醫藥品 등의 『特許權存續期
間 延長制度』 개선, 『訴訟附加期間』 인정, 『二重出願制度』 채택 등을 주
요 골자로 하여 개정되었음.

□ 특허청은 개정법률의 시행에 대비하여 금년말까지 하위법령 및 심사처리지침을
정비함과 동시에 새로운 제도인 『實用新案 先登錄制度』에 대해서는 특허심사
관 및 변리업계는 물론 개인발명가, 기업체, 연구기관 등에게 적극적으로 홍보
를 펼쳐,
- 대대적으로 개혁을 이룬 新지식재산권제도가 실질적으로 우리나라 産業技術界
에 接木되어 국민의 技術開發 意慾을 極大化시키고 나아가 國家競爭力을 提高
시킴으로써 지금의 IMF 危機의 극복은 물론 21세기 技術强國으로 발돋움하는
계기로 삼고자 함.


ㅇ1998년 9월 23일 정부는 특허법 및 실용신안법 개정법률을 공포하였다. 이번에 개
정된 법률내용중 가장 특기할 사항은 1999년 7월 1일부터 實用新案制度를 『先登
錄·後技術評價制度』로 변경하는 대목이다.

- 즉 앞으로는 實用新案登錄出願에 대해서 産業上 利用可能性, 新規性, 進步性,
先願主義 등 實體的 登錄要件을 구비하고 있는지 여부를 심사하지 않고, 書誌
的 事項에 관한 方式審査와 明細書記載要件 등과 같은 基礎的 要件審査만을 거
쳐 出願日로부터 약 3개월만에 등록될 수 있도록 한 것이다.

◇ 동 제도의 도입으로 인하여 1997년말 36개월 소요되었던 特許 및 實用新案登
錄出願에 대한 심사처리가 향후 2000년 特許出願은 약 24개월, 實用新案登錄
출원은 약 3개월로 획기적으로 단축될 수 있게 되었다.

- 한편 『實用新案 先登錄制度』의 도입으로 인하여 실체적 등록요건을 결여한 不
實權利도 어느정도는 發生될 것으로 예상된다. 이것은 현행 심사주의하에서도
拒絶査定되는 實用新案登錄出願의 비율이 약 40%에 달하는 사실을 감안해 볼
때 충분히 예측가능한 문제라 할 수 있다. 개정법률은 이러한 문제점을 고려하
여 『技術評價制度』를 도입하였다.

◇ 즉 登錄實用新案權者라 하더라도 자기 권리를 실시하는 것은 상관없으나 다
른 사람을 침해혐의로 民·刑事上 權利行使를 하고자 할 때는 사전에 特許廳
에 技術評價의 請求를 하여 有效한 권리인지 여부를 평가받도록 義務化한 것
이다.

◇ 따라서 다른 사람에게 자기의 권리를 행사하고자 하는 경우에는 技術評價를
청구하여 그 결과로서 『登錄維持決定』을 받아야만 적법한 권리행사를 할
수 있는 것이다.

◇ 물론 기술평가의 결과 등록요건을 충족하지 못한 것으로 평가된 경우에는
'登錄取消決定'이 내려지며, 이 결정에 대해서는 기존의 '拒絶査定不服審
判'에 준하는 不服手段이 허용된다.

- 이이이d것은 不實權利의 '發生' 그 자체만으로는 사회에 어떠한 피해도 입히지
않지만, 不實權利의 '行使'는 선량한 풍속 및 공중질서를 어지럽히는 결과를 초
래하므로 정부는 '費用-便益'의 분석하에서 부실권리의 '발생' 그 자체보다는
'행사'를 억제하는 제도를 강구하게 된 것이다.

ㅇ개정법률의 두 번째 특징으로는 『電子出願制度』를 채택함으로써 국내 행정기관
중 최초로 모든 행정서비스 절차를 컴퓨터 통신망에 의해 '온라인' 처리할 수 있
도록 한 점을 들 수 있다.

- 지난 8월 특허청이 대전청사로 이전함에 따라 출원인 및 민원인에 대한 효과적
인 서비스방안이 필요하게 되었다. 특허청은 금년말까지 特許情報網(일명 KIPO-
NET)의 구축을 완료하고 본격적인 『電子出願制度』를 시행코자 함에 따라 내
년 1월 1일부터는 출원인 등이 特許廳에 직접 방문하여 출원서류를 접수하거나
중간서류 또는 등록서류 등을 제출할 필요가 없게 되었다.

- 즉 출원인 등은 컴퓨터 통신망을 이용하여 特許에 관한 서류를 제출할 수 있게
됨은 물론 特許廳도 복잡한 종이서류를 우편으로 송달하는 대신 전자서류의 형
식으로 출원인 또는 대리인에게 송달할 수 있도록 함으로써 '電子政府'의 실현
을 촉진하였다.

ㅇ금번 개정법률에서는 내국인 출원인이 國際特許出願을 하고자 할 때 편의를 극대
화하고자, '國語'에 의해서도 국제출원을 할 수 있도록 하고 韓國特許廳이 特許協
力條約에 의한 國際調査 및 國際豫備審査機關으로서의 역할을 수행할 수 있도록
동 條約事務局과의 協約을 거쳐 근거규정을 마련하였다.

- 우리나라는 물론 美國, 日本, 獨逸, 中國, 멕시코 등 세계 여러나라에 特許출원
을 하고자 하는 사람은 특허협력조약(PCT)에 따라 우리나라 特許廳에 한번 特許
出願함으로써 자기가 지정한 다른 모든나라 特許廳에도 特許出願하는 효과를 가
진다. 그러나 지금까지는 英語 또는 日本語로 출원해야 이러한 혜택을 거둘 수
있었다.

- 금번 개정법률에서는 相互主義 원칙에 입각하여 日本語를 삭제하는 대신 '國
語'를 국제출원언어로 채택하였다. 따라서 이제는 우리나라사람들도 PCT 출원
을 위하여 미리 英語 또는 日本語로 번역할 필요없이 그냥 國語로 된 출원서를
PCT출원 서식에 따라 제출하면 현재와 동일한 효과를 거둘 수 있도록 하였다.

ㅇ또한 금번 개정법률에서는 特許權存續期間의 延長制度를 국제동향에 맞추어 개선
하였으며, 교통이 불편한 지역 또는 원격지에 거주하는 자의 特許訴訟 제기의 편
의를 도모하고자 訴訟附加期間에 관한 근거규정을 신설하였다.

- 특허권 존속기간의 연장제도의 개선에 있어서, 醫藥 및 農藥 등에 관한 發明과
같이 그 特許發明을 實施하기 위하여 미리 安全性 등에 대한 試驗을 받아야 하
는 경우 現在는 당해 試驗으로 인하여 '2年 以上' 特許發明을 實施할 수 없었
던 경우에 한하여 그 特許權의 存續期間이 延長될 수 있도록 하고 있으나, 앞으
로는 試驗으로 인하여 特許發明을 實施할 수 없었던 期間이 2년이하인 경우에
도 特許權의 存續期間이 延長될 수 있도록 하였다.

ㅇ마지막으로 실용신안 선등록제도의 활용을 극대화하고자 『二重出願制度』를 채택
하였다.

- 實用新案 先登錄制度의 도입취지중 中小·벤처企業의 지원이라는 커다란 정책
적 목적이 있는 만큼 이들 기업이 實用新案制度를 보다 적극적으로 활용할 수
있도록 하기 위해서는 상대적으로 심사처리기간이 長期인 特許로 출원중인 기술
을 實用新案登錄出願으로도 출원할 수 있도록 함으로써 조기에 實用新案權을 부
여받아 권리행사의 길을 열어주고자 한 것이다.

- 다만 권리의 二重登錄(double patenting)은 인정하지 않으므로 특허와 실용신안
으로 二重으로 出願하여 먼저(약 3개월후) 實用新案登錄을 받은 후 特許査定을
받은 경우에는 實用新案登錄을 포기하고 特許登錄을 받거나 아니면 特許登錄을
포기하고 그냥 實用新案登錄을 그대로 유지하여야 한다.

ㅇ정부는 장기간 産業政策 및 特許政策的 차원에서 연구·검토한 끝에 實用新案 先
登錄·後技術評價制度를 도입하였으나, 만에 하나 발생할 지 모르는 시행착오를
사전에 없애기 위하여 施行令, 施行規則 및 審査處理指針 등을 금년말까지 완벽하
게 준비함과 동시에 新제도의 홍보에 적극 나선다는 계획이다.

- 동 제도의 시행으로 인하여 중소·벤처기업이나 개인발명가들은 보다 손쉽게 특
허제도를 이용할 수 있게 된 면은 있으나, 자신의 출원 내용에 대해 현재보다
는 완벽한 책임을 져야 할 것이다. 즉 일단 출원하게 되면 간단한 방식심사와
기초적 요건심사만을 거쳐 곧바로 등록되므로 과거와는 달리 실수 또는 미흡한
사항에 대해 사후적으로 보정할 수 있는 기회가 그만큼 제약되므로, 출원인은
사전에 충분히 선행기술을 검색하고 자신의 기술개발 결과중 보호받을 수 있는
범위 또는 한계를 명확히 판단하여 이를 청구범위에 기재하여야 할 것이다.

- 특허청은 이를 위하여 지난 7개년 동안 구축해 온 특허온라인정보검색망을 금년
말 완료하여 1999년 1월 1일부터는 누구나 쉽게 이용할 수 있도록 할 계획이다.

- 이제 기존의 특허 및 실용신안제도는 '審査主義'를 고수하는 특허제도와 '無審
査·先登錄主義'의 원칙을 도입한 실용신안제도로 확연히 구별되게 되었다. 이
러한 제도의 변화는 결국 최종 수요자인 기업 및 개인발명가들에게 얼마나 간편
하고 유익하게 다가가는가에 의해 최종평가를 받을 것으로 생각된다. 정부는 금
번의 대개혁이 산업기술계에 실질적으로 접목되어 기업체는 물론이고 일반국민
들의 기술개발의욕을 극대화시킬 수 있도록 적극적이고 지속적인 홍보대책을 강
구할 계획이다.

- 동 제도의 성공적 운영을 통하여 현안과제인 IMF사태의 극복은 물론 21세기 선
진국으로의 발돋움을 위해 정부, 기업체, 특허업계 모두의 적극 매진을 기대해
본다.

<참고자료>

實用新案法의 改正背景 및 實用新案制度의 役割

ㅇ1998년 9월은 우리나라의 산업재산권제도의 역사상 가장 커다란 변화를 맞이하는
법률개정을 이룬 시기로 기록될 것이다.

- 왜냐하면 외세에 의해 타율적으로 우리나라에 특허 및 실용신안제도가 도입된
지 정확히 90년만에 처음으로 한국 특허청은 국내 산업기술계가 처한 어려움을
타개하고 장기적으로 국가산업경쟁력을 배양시키고자 우리 실정에 맞는 독자적
인 '실용신안제도'를 채용키로 하였으며, 이를 반영한 특허법 및 실용신안법 개
정안이 1998년 9월 2일 국회를 통과하여 9월 23일 정식으로 공포되었기 때문이
다.

ㅇ舊韓末 池錫永선생 등 선각자들이 특허제도의 도입의 필요성을 주장하기도 하였으
나 이러한 자주적인 각성이 채 뿌리내리기도 전에 우리나라의 산업재산권제도는
일본에 의해 왜곡되어 도입되었다.

- 淸日戰爭과 露日戰爭에서 연이어 승리한 일본은 한국에서 미국인의 知的財産權
이 보호받을 수 있도록 조처해 달라는 미국의 요구에 따라 1908년 8월 12일 우
리의 현실과는 상관없이 『한국에 있어서 發明·意匠·商標 및 著作權에 관한
美日條約』을 체결하였다. 동 조약에 따른 韓國特許令에 의거 같은해 8월 16일
부터 당시 日本特許法이 한국에 '依用'되었으며, 1910년 8월 29일부터는 韓日合
邦에 의해 日本特許法이 우리나라에 '그대로' 시행되게 되었다.

- 해방후 미군정하에서 제정된 1946년 특허법도 우리나라의 산업기술 수준을 고려
한 독자적인 제도가 아니라 우리와는 산업기술의 수준 및 발전과정이 크게 다
른 미국의 특허법을 근간으로 제정된 것이었다.

- 1960년대 및 70년대의 고도성장기에 새로이 정립된 특허법 및 실용신안법은 오
늘날의 특허제도의 기본골격을 제공하고 있으나 이 역시 일본 및 선진국의 제도
를 우리 현실에 맞도록 변형시킨 것으로 볼 수 있다.

ㅇ특허제도에 대한 근본적인 개혁의 바람은 1980년대말 들어 불기 시작하였다.

- '소발명' 또는 간단한 개량발명을 그 보호대상으로 하는 실용신안은 최근들어
기술혁신의 진전 및 가속화에 힘입어 출원후 극히 짧은 기간내에 사업화 또는
실시되고 있으며, 실용신안 제품의 라이프사이클 또한 2~3년으로 크게 단축되
어 가는 실정이다.

- 그러나 우리나라는 1990년대 들어와 특허 및 실용신안등록출원이 급증한데 비
해 심사인력의 증원 및 특허정보의 전산화 등 심사인프라의 확충은 상대적으로
지연되어 심사적체가 심화되었다.

- 1997년말 기준으로 특허 및 실용신안의 심사처리기간은 약 36개월이 소요되었으
며, 아직 심사에 착수하지 못한 미착수 물량만해도 약 30만건에 달하였다.

- 特許出願에 대한 심사처리 지연도 선진국(美國 17~19개월, 日本 24개월 소요)
에 비해 문제점으로 지적될 수 있겠으나 그보다 더욱 심각한 것은 라이프사이클
이 불과 2~3년에 불과한 '小發明'에 대해서까지 特許出願과 동일하게 취급되어
심사처리됨으로써 무려 3년가까이 소요된다는 사실이었다.

- 이에 정부는 1988년부터 실용신안 무심사제도의 도입을 장기과제로 검토하기 시
작하였으며, 특허 및 실용신안등록출원이 급격한 증가추세를 나타낸 1996년 6
월 동 제도의 도입계획을 공식적으로 발표하기에 이르렀다. 결국 정부는 제품
의 라이프사이클이 점차 단축화되어가고 있는 實用新案의 보호에 능동적으로 대
처하고 中小벤처企業의 사업화 및 기술개발 의욕을 증진시키고자 特許에 대해서
는 기존의 심사주의를 고수하되 實用新案에 대해서는 '先登錄制度'를 채택한 것
이다.

ㅇ産業發展過程과 實用新案制度의 役割

- 특허제도의 운용과정에 있어서 나라에 따라서는 소위 '소발명'이 경시되어 특허
가 제대로 부여되지 않는 경우가 발생하거나, 또는 그 나라의 산업정책상 특히
'소발명'을 적극적으로 보호·장려하는 것이 필요하다고 하기도 한다. 실용신안
제도는 대개 이러한 사정이 있는 나라에서 특허제도를 보완하는 취지에서 채택
되는 경향을 발견할 수 있는데, 역사적으로 독일과 일본이 그 대표적인 사례라
하겠다.

- 英國에 비해 산업혁명이 뒤진 獨逸은 1870년대 통일후 강력한 산업발전정책을
추진하였는데 이 때 채택된 것중의 하나가 바로 세계 최초의 '실용신안제도'이
다. 독일은 실용신안제도를 잘 활용하여 자국민의 기술개발 의욕을 북돋아준 결
과 이미 19세기말에는 영국을 제치고 美國에 버금가는 공업국가로 성장할 수 있
었다.

- 日本은 1885년 특허제도를 최초로 도입하였으나 당시 일본인의 기술수준은 낮
은 편이었고 외국에서 도입한 기본기술의 모방 내지 개량에 급급한 실정이었
다. 이에 일본정부는 산업정책상 특히 '소발명'을 적극적으로 보호·장려할 수
있는 실용신안제도를 따로 만들 필요성을 느끼게 되었고 1905년 독일법을 일부
모방한 실용신안법을 제정하였다. 이로써 일본은 자국민의 적극적인 참여하에
'소발명'을 보호·장려하는 부국강병책을 전개하여 20세기초 이미 선진국의 대
열에 진입할 수 있었다.

- 이밖에도 산업발전 과정에서 後發工業國이었던 세계 26개국이 실용신안제도를
채용하고 있으며, 제각기 자국의 산업발전 수준에 부합되는 독특한 제도로 운영
하고 있다.

- 우리나라는 선진국에 비해 산업기술수준이 현저히 낮은 실정으로 내국인에 의
한 실용신안출원이 전체 특허 및 실용신안출원의 50%를 차지하고 있을 정도로
아직은 '소발명'에 크게 의존하고 있다. 따라서 실용신안제도의 효율적인 운영
은 우리 민족의 창의력을 일깨워 국가의 산업경쟁력을 비약적으로 향상시킬 수
있을 것으로 판단된다.