특허청(청장 이인실)은 11. 29.(수)부터 12. 1.(금)까지 더 리버사이드 호텔(서울 서초구)에서 미국 현지 지재권 전문가와 함께하는 ‘미국 지식재산(IP) 보호 연구회’를 개최했다고 4일 밝혔다.

연구회는 미국에 진출하는 우리기업의 현지 지재권 보호를 위해 마련됐다. 미국 특허상표청(USPTO)과 재미한인특허변호사협회 등 미국 현지 지재권 전문가를 초빙해 최신 미국 지재권 보호전략을 공유했다. 연구회는 온라인 참가신청이 조기에 마감되고 3일간 기업인과 변리사·변호사 등 총 350여명이 참석해 높은 관심을 나타냈다.

<첫째 날: 미국 지재권 보호 제도 개선동향>

첫째 날에는 재미한인특허변호사협회 김성훈 회장, 이선희 미국 변호사와 미국 특허상표청의 찰스 김(Charles Kim) 국장이 미국 지재권 보호 제도개선 동향과 우리기업의 대응방안에 대해 발표했다.

김성훈 회장은 미국 특허무효심판(IPR) 제도의 높은 무효율, 법원절차와의 중복성 등을 개선하기 위해 최근 미국에서 발의된 법안(PREVAIL)이 특허권자에 도움이 될 것이라면서, 만약 법안이 통과한다면 향후 미국 특허소송 전략 변화의 계기가 될 수 있다고 전망했다. 이선희 미국 변호사는 특허법과 기술발전의 변화를 주시하며 유연하게 상황에 대응하고, 다양한 청구항 유형과 범위로 특허를 보호할 것을 강조했다.

<둘째 날: 미국 특허 분쟁대응 및 보호전략>

첫째 날에 이어 김성훈 회장과 찰스 김 국장, 제임스 리(James Lee) 심사관이 미국 특허 분쟁대응 및 보호전략에 대해 발표했다.
김성훈 회장은 최근 특허분쟁 판례를 분석하고 ▲명확한 용어 정의 ▲기능식 청구 시 명세서에 명확한 구조 제시 ▲장기간 계속출원 전략 제재 가능성 ▲심사절차에서 인용자료 선정에 주의 ▲특허 재발행 청구 시 원발명의 필수 구성요소 누락 주의 ▲박람회 출품 전에 출원 ▲심판 시 불리한 실험결과도 공개 필요 ▲무효심판 청구인은 선행자료의 접근가능성 입증 ▲공동발명자는 일반 이상의 상당한 기여 필요 ▲과도하게 넓은 권리범위를 갖는 특허 청구항의 무효 위험성 등 미국특허 확보 시 주의점에 대해 설명했다.

찰스 김 국장은 특허존속기간 연장, 우선심사 등 특허 청원(petition) 절차를 적절히 활용하기 위한 비법을 공유했고, 제임스 리 심사관은 특허 보정 시 심사관 면담 등을 통해 심사관 직접보정 절차를 적절히 활용할 것을 주문했다.

<셋째 날: 미국 상표·디자인 분쟁대응 및 보호전략>

마지막 날은 김용하 미국 변호사가 미국 상표·디자인 분쟁대응 및 보호전략에 대해 발표했다.

김용하 미국 변호사는 국내 상표권 기반으로 쉽고 적은 비용으로 미국 상표권을 확보할 수 있는 마드리드 출원제도 활용을 강조했다. 또한, 아마존, 이베이 등 온라인플랫폼별로 지재권을 등록하고 각 플랫폼이 제공하는 지재권 보호 제도를 적극적으로 활용할 것을 요청했고, 필요하면 해외지식재산센터를 통해 상담과 법률자문을 받아볼 것을 권고했다.

특허청 정인식 산업재산보호협력국장은 “이번 연구회는 우리 기업들이 미국 진출과정에서 효과적으로 지재권 보호 전략을 마련하고, 분쟁발생 시 대응할 수 있는 역량을 갖추는 소중한 기회가 될 것”이라며, “앞으로도 수출기업의 해외 지재권 보호를 위해 정부지원을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

보다 자세한 관련 내용은 한국지식재산보호원(www.koipa.re.kr) 누리집에 공유된 발표자료를 통해 확인할 수 있다.