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│자산능력이 열악하며 상표권리(브랜드 개발)에 관하여 식견이 │
│부족한 중소기업이나 개인출원자들은 간단하게 접근하여 자기의 │
│권리를 확보할 수 있는 임의 선택표장에 눈을 돌려라. │
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상표란 상표법 정의상 상품을 생산·가공 증명 또는 판매하는 것을
업으로 하는 자가 자기의 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여
사용하는표장(기호·문자·도형·입체적형상 또는 이들의 결합 또는
이들과 색채의 결합)을 의미한다.

곧 상표란 상품의 얼굴과 같은 것으로서 상품의 제조업 또는 유통업등을
하는 자가 상품 거래사회에서 자기의 업무와 관련하여 개발화된 상품의
동일성을 표시하기 위하여 기호·문자·도형 등 감각적으로 인식할 수 있는
수단을 상표의 구성요소로 하여 상품에 사용하고 있는 상품표지(symbol)를
말한다.

그러나 자기의 업무와의 관계에 있어서 개선화된 상품 표시 즉 중요한
무형 자산으로서의 브랜드 개발은 그렇게 쉬운 일이 아니다.

상표법에 규정된 일반적인 사항으로 그 상품을 보통으로 표시하거나
관용적 상표, 직접적인 성질표장(기술적 표장), 지리적 명칭, 흔히 있는
성 또는 명칭, 간단하고 흔히 있는 표장 등의 식별력 없는 표장과 비록
식별력은 있으나 상표 부등록 요건에 해당되는 국기, 공익단체, 종교단체
등과 유사한 상표 및 이들의 허위 표시와 모욕우려 상표, 공서양속에
반하는 상표, 박람회 표장, 저명한 타인의 명칭 등을 포함한 상표,
주지저명 상표, 부정목적의 출원, 입체상표 등은 원칙적으로 상표 등록을
받을 수 없다.

상표는 그 형성과정에 따라 보통명칭 표장(generic mark), 기술적 표장
(descriptive mark), 간접적인 뉘앙스를 풍기는 암시 표장(suggestive
mark), 임의선택 표장(arbitary mark)과 독창적인 아이디어에 의한 조어
표장(fanciful or coined mark)등으로 분류할 수 있다.

그러나 보통명칭·기술적 표장 등은 상표법상 식별력이 없어 상표등록을
받을 수 없으며, 암시 표장은 법원의 판례 경향이나 사안별 판단기준에
관한 기본적인 논리나 객관성에 관하여 잘 알지 못하는 일반 출원인이
출원 등록 받기에는 어려운 점이 있을 것이며, 조어표장도 시대적 감각에
맞는 독창성을 겸비해야 하며, 특히 대기업 등에서 브랜드 관리 전략으로
상품의 고품질과 홍보력에 의해 개발되기 때문에 일반인이 쉽게 접근하기에
힘든다. 그러므로 자산능력이 열악하며, 브랜드 개발에 관하여 식견이
부족한 대다수의 일반 중소기업이나 개인출원자가 고유브랜드로써 자기의
등록상표를 확보하기에는 그렇게 쉬운 일은 아닐 것이다. 여기에 굳이
어렵게만 생각하는 사고의 틀을 깨고 일상의 사회 현실에서 접하고 있는
사실들을 자기의 상품·서비스업에 화체시키는 것 즉, 일상의 사회현상을
발견·선택하는 임의 선택 표장에 눈을 돌려 어떻게 자기의 권리로 설정할
수 있는가가 관건인 것이다.

이러한 점을 감안하여 주위의 모든 事象을 유심히 살펴보면 꽃이름,
나무 이름,식물명(일년초, 다년초), 과일·열매이름, 동물명(포유류, 조류,
파충류, 어류, 벌레명, 동물알 이름)의 동식물의 이름과 금성·오리온좌·
블랙홀 등의 별자리·별이름·천체의 이름, 연극·창극·영화·만화 등의
제목·대본중 일부·주인공 이름과 우화·전래동화·속담말과 노래제목 및
그의 가사등 무궁무진한 사회 현상에서 자신의 상표를 발견할 수 있는
것이다. 물론 연극·영화·만화 등 대중이 접하는 매체를 통하여 등장
하는 인물·역할(배역)등의 상품화된 캐릭터(character)는 일종의 아이디어
이지만 원저작물과의 저작권 관계를 신중히 고려하여야 될 것이다. 그러나
이러한 소재도 지정상품·서비스업을 보통으로 지칭하는 표장이나 직접적
인 기술적 표장으로 식별력이 없거나 공서양속에 반하는 표장은 피해야 할
것이며 또한 자타간에 지정상품도 달라야 하겠지만 가급적 타인이 쓰지
않는 참신한 표장이 자타 식별력에 있어 더 유리할 것이다.

이렇게하여 주위의 소재가 자기의 상품화 전략(아이템)에 맞아 떨어지는
임의 선택표장이 결정되면 쓰고자 하는 상품·서비스업류에서 검색(문자,
도형, 이들의 결합 등)후, 이것을 원형대로 쓰거나 원형에 앞뒤말을 가감
또는 도형·의인화, 변형 및 영어 등의 외국어 표기를 병기함으로써 유사
범위를 조금이라도 회피하여 출원의 절차를 밟을 수 있을 것이다.

<동식물 이름 및 그의 변형 상표등록건수 예시>

1. 동식물명
진달래(15), 코스모스(54), 소나무(8), 수양버들, 민들레(24), 산딸기(6),
토마토(19), 양파(14), 대추(27), 호랑이(41), 독수리(83), 카멜레온(27),
상어(28), 잠자리(33)

2. 별자리·별이름, 천체
SUN(1000건 이상), 오리온·금성·MOON(300건 이상), 반달(51),
북두칠성(9), 명왕성(3), 천왕성(2), 초생달(1), 블랙홀(12)

3. 연극·영화 등의 제목·주인공 등
홍길동(27), 논개(26), 심청(8), 선녀와 나무꾼(10), 서편제(3),
이수일과 심순애(1)

4. 노래제목 및 그의 가사
사랑 포함말(1000건 이상), 바위섬(2), 개여울(1), 꽃중의 꽃(1),
고향의 봄(2), 꿈에서 본 고향(2), 파도소리(2), 무시로(4)


[출원전의 선행상표 및 분류 조사]

1. 선행상표의 조사

(1) 선행상표조사 필요성

상표를 채택해서 자기업무에 관련한 상품 또는 서비스를 표시하는
표장으로 사용하려고 하는 자는 특허청에 상표등록출원을 하기 전에,

① 우선 그 상표가 당해 상품 또는 서비스의 보통명칭, 관용되고 있는
상표 또는 상품의 원자재, 품질, 산지, 판매지를 표시하는 것, 또는
당해 서비스의 제공 장소, 질, 제공의 용도로 사용하는 물건을 표시
하는 것, 그 외 상표법 제6조 제1항 각 호에 해당하지 않는 것을
확인하고,

② 다음에 그 상표가 타인의 상표와 동일 또는 유사한 상표(외관, 칭호,
관념 등의 관점으로부터 혼동하기 쉬운 상표)가 아닌 것의 선행상표
조사 및

③ 국내 또는 외국의 주지·저명상표와 동일 또는 유사상표가 아닌 것의
조사 등을 하여 확인할 것을 권한다.
비록 특허청에 제출된 출원서가 정확하게 기재되어 있다고 해도,
그 상표가 타인의 등록상표 또는 출원중의 상표와 동일하거나 또는
유사성이 높고 동시에 자신의 상품 또는 서비스와 경합하는 경우에는
상표 등록을 받을 수 없다. 그렇다면 그 출원을 위해 든 경비,
노력은 완전히 쓸모없게 된다.
따라서 보다 확실하게 상표등록을 받기 위해서는 사전에 선행상표조사
등을 할 필요가 있다.


(2) 선행상표의 조사방법

선행상표의 조사는

① 우선 자신이 사용하고자 하는 상표를 부착하는 상품 또는 서비스가
상표법 시행령에서 정한 어떤 상품 및 서비스의 구분에 속하는가를
조사할 필요가 있다. 그 조사방법은 「2. 분류의 조사」참조

② 다음으로 그 상품·서비스의 구분에 해당하는 선행상표 중에서 자신이
사용하고자 하는 상표와 외견상 또는 발음상에서 공통이거나 또는
유사한 것 그리고 관념에서 혼동되는 유사 상표가 없는가 등을 조사
하는 것이다.
※ 또 선행상표에는 2종류가 있는데, 이미 특허청의 상표원부에 등록되어
있는 등록상표와, 현재 출원중이기 때문에 권리가 확정되지 않은 상표
(선출원 상표)가 있으므로 그 양쪽에 대해서 조사를 할 필요가 있다.

2. 분류의 조사

1) 상표등록출원을 하는 경우, 출원하는 상표를 사용하는 상품 또는
서비스를 지정하여야 하지만, 그 지정은 상표법 시행력에서 정한 상품
및 서비스의 구분(제1류∼제42류)에 따라 하지 않으면 안된다. 적절한
상품 및 서비스의 구분을 출원서의 「지정상품 또는 지정서비스와
상품 및 서비스의 구분」란에 지정상품 또는 지정서비스를 같이 기재
하지 않으면 안된다.

2) 상표를 사용하는 상품 또는 서비스가 상표법 시행령에서 정하고 있는
어떤 상품 및 서비스의 구분에 속하는가는 상표법 시행규칙 별표1, 2
(상표법 시행규칙 제6조) 또는「유사상표·서비스 심사기준(특허청
예규)」에서 예시하고 있는 상품 및 서비스 중에서 사용하고자 하는
상품 또는 서비스와 동일한 형태의 것을 조사한다.

3) 유사판단 기준(참고)

① 상품과 서비스업

o 서비스업과 상품이 서로 밀접한 관계에 있는 경우
o 서비스 제공과 상품의 제조, 판매가 동일사업자에 의하여 행해지고
있는 것이 일반적인 경우
o 서비스와 상품의 용도가 일치하는 경우
o 서비스와 상품의 용도가 일치하는 경우
o 서비스의 제공장소와 상품의 판매장소가 일치하는 경우
o 수요자 범위가 일치하는 경우

② 서비스업간

o 제공의 수단·목적 또는 장소가 일치하는 경우
o 제공에 관련된 물품이 일치하는 경우
o 수요자의 범위가 일치하는 경우
o 업종이 동일한 경우
o 규제법률이 동일한 경우
※ 결국, 출처의 혼동을 초래한 우려가 있는 경우는 유사한 것으로 판단

③ 각 유사군코드에 의한 상품·서비스업 세목은 유사범위로 봄
단, S0501(수선업), S1001(특수가공업), S1209(학원경영업), S1211
(상품판매대행, 상품판매알선업, 상품중개업), S1217(기타)는 제외

④ 0501(수선업), S1001(특수가공업), S1211(,상품판매대행, 상품판매
알선업,상품중개업)은 수선·가공대상 상품이나 판매중개대상 상품과의
유사범위 확인

o 수선업과 특수가공업의 서비스세목의 유사범위는 그 수선 및 특수
가공의 대상이 되는 상품의 유사범위를 참작하여 유사범위 판단

ex) -상품인 섬유기게기구 와 농축산용기계기구 는 비유사하므로
서비스업인 섬유기계기구수선업과 농축산용기계기구수선업은
이종
-상품인 선박용동력기계기구 와 항공기용동력기계기구 는
유사하므로 서비스업인 선박수리업 과 항공기수리업 은 동종

o 판매대행·알선 및 상품중개업인 경우 서비스업의 대상인 상품이 그
상품류에 해당군(군단위기준)에 속하는 상품과 유사할 때만을 유사
범위로 봄

ex) -지정서비스업이 아동복판매대행업 일 경우 상품류 25류 4군의
(2504 : G4501)양복속에 아동복이 포함되어 있으므로 25류 4군의
상품과만 유사여부 판단

⑤ S1209(학원경영업)은 교육훈련 목적에 따라 유사범위 판단

⑥ 표장명칭에 상품명이 포함되어 있거나, 지정서비스업이 특정상품을
전문적으로 취급하는 것으로 표현되어 있는 경우는 해당 상품과의
유사범위 확인
※ 검색 은 지정서비스업과 견련성이 있는 상품류의 군을 의미

* 첨부 : 1. 선행상표 조사방법
2. 상표검색시 유의사항

* 문의 : 심사1국 상표(4)심사당담관실
김성수 서기관. 전화 042)481-5344